Комментарии.org Комментарии Российского законодательства
Право интеллектуальной собственности. Общие положения" (том 1)
Развитие науки и техники, потребности экономики приводят к возникновению все новых охраняемых объектов, таких как селекционные достижения, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем и т.д.
§ 6. Доверительное управление исключительными правами

Договор доверительного управления исключительными правами, как и в целом договор доверительного управления, является сравнительно новым институтом в системе обязательственного права Российской Федерации. В российском дореволюционном законодательстве о постепенном формировании института доверительного управления свидетельствуют такие положения, как порядок управления опекуном имуществом опекаемого или исполнение завещания душеприказчиком. Аналогичные институты были закреплены и в последующих актах гражданского законодательства, в том числе в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. <1>.
--------------------------------
<1> Гражданский кодекс РСФСР. Утвержден 11 июня 1964 г. // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1964. N 24. Ст. 405.

В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Среди объектов договора доверительного управления п. 1 ст. 1013 ГК РФ указаны исключительные права как разновидность имущества.
Договор доверительного управления является институтом обязательственного права, но при этом во многом связан с правомочиями собственника, и этим обусловлены его основные особенности. Правовая природа исключительного права предопределена нематериальным характером объектов, в отношении которых они возникают. Несмотря на указанное существенное различие в правовой природе объектов, законодатель установил возможность передачи исключительного права в рамках режима, установленного гл. 53 ГК РФ. При доверительном управлении материальными объектами право собственности сохраняется за учредителем управления, а сам материальный объект передается доверительному управляющему. Подобная ситуация не имеет правового значения для нематериальных объектов, которые являются необоротоспособными объектами. Оборотоспособностью обладают только права на них. Сохранение исключительного права за правообладателем и передача материального носителя охраняемого объекта доверительному управляющему не влечет возникновения прав, аналогичных правам доверительного управляющего в отношении вещей. В отличие от доверительного управления материальными объектами, доверительное управление правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не исключает возможности учредителя доверительного управления (правообладателя) использовать объекты, права на которые переданы в доверительное управление, если иное не предусмотрено договором, учитывая, что названные объекты могут быть использованы неограниченным кругом лиц.
Затруднительность применения конструкции доверительного управления к исключительным правам обусловлена тем, что в отношении материальных объектов право управления этими объектами возможно в силу владения ими при отсутствии права собственности на них (право собственности не переходит к доверительному управляющему), а в отношении нематериальных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при отсутствии прав на них вызывает сомнение основание управления ими. Материальные объекты в отличие от объектов исключительных прав фактически передаются доверительному управляющему, и он осуществляет правомочия собственника в отношении этого имущества. По договору доверительного управления доверительный управляющий управляет чужим имуществом - имуществом учредителя управления, а применительно к исключительным правам - чужими правами. В то же время доверительный управляющий, осуществляя управление чужими правами, выступает в гражданском обороте от своего имени. В случае же передачи исключительного права доверительному управляющему по аналогии с передачей объекта вещных прав это повлечет прекращение исключительного права у учредителя управления в отличие от собственника имущества, переданного в доверительное управление, что противоречит правовой природе доверительного управления и стирает грань между договором доверительного управления и договором об отчуждении исключительного права <1> (а при предоставлении права на определенный срок, учитывая срочный характер договора доверительного управления <2>, - с лицензионным договором). В отличие от договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора договор доверительного управления предусматривает уплату вознаграждения доверительному управляющему со стороны учредителя управления. Доверительный управляющий осуществляет действия за чужой счет, а лицензиат - за свой. Общим является то, что в основе лицензионного вознаграждения и вознаграждения доверительному управляющему лежат доходы, получаемые лицензиаром и учредителем доверительного управления от деятельности контрагента. В отличие от лицензиата доверительный управляющий обязан действовать по большей части не в своих, а в чужих интересах (учредителя управления, выгодоприобретателя). В отличие от агентского договора доверительный управляющий лишен возможности действовать от имени учредителя. В качестве доверительного управляющего в отличие от лицензиата по лицензионному договору и принципала по агентскому договору может выступать определенный круг субъектов, как правило, субъектов предпринимательской деятельности.
--------------------------------
<1> В правоприменительной практике исключительное право передается по договору доверительного управления доверительному управляющему, который выступает в дальнейшем в качестве лицензиара по лицензионным договорам. См., например: Определение ВАС РФ от 9 июня 2014 г. N ВАС-7009/14 по делу N А40-28593/2013.
<2> На практике в доверительное управление могут быть переданы отдельные правомочия как по лицензионному договору (см., например, договоры доверительного управления ООО "Маша и Медведь" и Некоммерческого партнерства по содействию защите прав на интеллектуальную собственность "Эдельвейс", по которым в доверительное управление переданы право на воспроизведение, право на распространение, право на переработку персонажей мультипликационного сериала (Постановление 9 ААС от 16 июня 2014 г. N 09АП-5100/2014-ГК по делу N А40-91887/13) и др.).

Исходя из вышеизложенного при определении правовой природы доверительного управления исключительными правами в науке сложились две позиции: первая - о возможности передачи или предоставления права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации доверительному управляющему, и вторая - переход или предоставление права недопустимы, доверительный управляющий осуществляет действия по управлению правами, не обладая ими. Так, З.Э. Беневоленская утверждает, что "доверительное управление имуществом может повлечь уступку исключительных прав", и предлагает не применять к доверительному управлению исключительными правами положение абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ, поскольку названное положение "в общем и целом проистекает из так называемой проприетарной теории исключительных прав, которая сама по себе небесспорна" <1>, в связи с чем опровергает позицию О.А. Городова, считающего, что "поскольку переход права собственности на имущество к доверительному управляющему по принятой схеме управления недопустим, очевидна аналогия и с переходом исключительных прав. Их полная уступка по предлагаемой законодателем модели недопустима, или, говоря другими словами, передача исключительных имущественных прав в доверительное управление не влечет их уступки доверительному управляющему" <2>. Э.П. Гаврилов считает, что "лицензиат в договоре исключительной лицензии, а также доверительный управляющий становятся владельцами исключительных прав - в пределах и на условиях, указанных в соответствующих договорах" <3>.
--------------------------------
<1> Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. М.: Волтерс Клувер, 2005; СПС "".
<2> Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. СПб., 1999. С. 179 - 180.
<3> Гаврилов Э.П. Договоры об уступке патентных прав и лицензионные патентные договоры "". 2005.

Учитывая правовую природу договора доверительного управления, отчуждение исключительного права с его прекращением у учредителя управления не вполне согласуется с применением по аналогии норм о сохранении за учредителем управления права собственности на материальные объекты, в связи с чем механизм наделения доверительного управляющего правами возможен лишь по аналогии с лицензионным договором. Однако квалифицирующие признаки договора доверительного управления - осуществление управления доверительным управляющим не в интересах своей собственной предпринимательской деятельности, а в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя, обязанность выплаты вознаграждения учредителем управления доверительному управляющему за оказанные услуги - не дают оснований для применения норм о лицензионном договоре к доверительному управлению. Отличия лицензионного договора от договора доверительного управления исключительными правами заключаются также в особом субъектном составе, существенных условиях, характере вознаграждения, действиях доверительного управляющего в чужих интересах. В то же время различия в договоре доверительного управления и лицензионном договоре не исключают возможность заключения на практике в силу принципа свободы договора смешанных договоров <1>.
--------------------------------
<1> См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2016 г. N С01-146/2016 по делу N А60-15281/2015.

Нерешенность вопроса порождает и третью позицию о "потенциальной опасности для российского оборота прав на интеллектуальную собственность конструкции договора доверительного управления" <1>, "о противоречии определения исключительного права в качестве объекта доверительного управления и его передаче доверительному управляющему в соответствии со ст. 1012 ГК РФ природе отношений, возникающих в сфере оборота исключительных прав и природе договора доверительного управления, поскольку по договору доверительного управления правообладатель не передает свои правомочия (исключительные права) доверительному управляющему, а возлагает на него путем заключения договора определенные обязанности по управлению объектом интеллектуальной собственности в интересах правообладателя или иного указанного в договоре выгодоприобретателя" <2>, о применении конструкции договора доверительного управления исключительными правами преимущественно в договорах доверительного управления комплексом имущественных прав (например в составе предприятия) <3>.
--------------------------------
<1> Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного обеспечения в России // Вестник ВАС РФ. 2013. N 4. С. 4 - 36.
<2> Макаричев А.В. Доверительное управление в праве интеллектуальной собственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10 - 11.
<3> Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 34.

Действительно, конструкция договора доверительного управления, предусмотренного гл. 53 ГК РФ, в большей степени предназначена для объектов вещных прав и не может быть в полной мере применена к договору доверительного управления исключительными правами, в том числе нормы абз. 2 п. 1 ст. 1012, п. 3 ст. 1013, ст. 1018, п. 3 ст. 1020, п. 3 ст. 1024 ГК РФ и др., и требует учета особенностей управления исключительными правами. Доверительный управляющий исключительными правами не осуществляет правомочий собственника. Ему принадлежат правомочия правообладателя по использованию и распоряжению исключительными правами, которые ему передает правообладатель, но которые одновременно не принадлежат доверительному управляющему и к которым он относится как к чужим. К тому же режим исключительных прав отличается от режима вещных прав совокупностью легальных правомочий, круг которых очерчен законодателем (по способам использования, срокам, территории). Эти правомочия могут быть отчуждены в полном объеме либо предоставлены на определенных условиях. Исходя из недопустимости перехода права собственности на материальные объекты, по аналогии нельзя допускать и полное отчуждение исключительного права доверительному управляющему от правообладателя. Договор доверительного управления исключительными правами в отличие от договоров о распоряжении исключительными правами представляет собой договор об оказании услуг, учитывая, что по договорам о распоряжении исключительными правами пользователь приобретает для себя исключительное право или право использования объекта в своих интересах за вознаграждение, выплачиваемое правообладателю. По договору доверительного управления доверительный управляющий лишь осуществляет действия по получению дохода учредителем управления с помощью чужих прав за вознаграждение, выплачиваемое доверительному управляющему за оказанные услуги. При этом правомочия доверительного управляющего могут охватывать как использование им охраняемых объектов в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя), так и распоряжение исключительными правами, т.е. предоставление другим лицам прав на использование объекта, но не в качестве самостоятельного правообладателя, а в качестве посредника, хотя и от своего имени.
При этом доверительный управляющий вправе осуществлять деятельность по реализации правомочий обладателя исключительных прав, а не выступать исключительно посредником в отношении отдельных сделок или действий, иначе договор доверительного управления трансформируется в договор поручения, комиссии или агентский договор.
Объектом доверительного управления может быть не только исключительное право в целом, но и права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, возникающие из лицензионных договоров. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть объектом доверительного управления в составе предприятия, переданного в доверительное управление.
К существенным условиям договора доверительного управления исключительными правами относятся следующие.
1. Предмет доверительного управления, который включает в себя услуги доверительного управляющего по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также виды результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правами на которые будет управлять доверительный управляющий. Относительно объема правомочий доверительного управляющего наиболее распространенными спорами в судах являются споры о праве на обращение в суд с иском от своего имени или от имени правообладателя за защитой исключительных прав на объекты, входящие в предмет договора доверительного управления, и праве требовать выплаты компенсации за их нарушение <1>.
--------------------------------
<1> Определение ВС РФ от 3 августа 2015 г. N 309-ЭС15-8569 по делу N А60-12390/2014.

2. Наименование выгодоприобретателя. Если управление осуществляется в интересах учредителя управления, то в договоре необходимо указать, что таковой является выгодоприобретателем. Иначе договор по смыслу ст. 1016 ГК РФ считается незаключенным.
3. Размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором.
4. Срок действия договора. Этот срок не может превышать пяти лет в соответствии с п. 2 ст. 1016 ГК РФ, но не более срока действия исключительного права.
Согласно п. 1 ст. 1017 ГК РФ договор доверительного управления должен быть заключен в письменной форме. При несоблюдении этого требования в соответствии с п. 3 ст. 1017 ГК РФ договор считается недействительным. Законодательством не предусматривается государственной регистрации передачи прав по договору доверительного управления. На основании договора доверительного управления в рамках управления исключительным правом доверительным управляющим могут быть заключены договоры о распоряжении исключительным правом, переход или предоставление права по которым требуют регистрации в отношении подлежащих регистрации объектов.
Одной из особенностей договора доверительного управления является то, что это реальный договор, который вступает в силу с момента передачи имущества. Для того чтобы договор вступил в силу, необходим факт подтверждения передачи объекта доверительного управления. Однако фактически нематериальные объекты, в отличие от материальных, не передаются, передать можно лишь материальный носитель, кроме того, оборотоспособным объектом являются права на них. В то же время, как уже отмечалось, доверительный управляющий не становится обладателем исключительных прав. Он лишь приобретает права и обязанности по управлению имуществом, в связи с чем фактическая передача исключительного права не имеет значения для доверительного управления.
Основные условия договора доверительного управления исключительными правами реализуются через права и обязанности участников договора. Основной обязанностью управляющего является надлежащее осуществление доверительного управления исключительными правами.
По общему правилу доверительный управляющий обязан обособить вверенное ему имущество от своего личного имущества, а также от находящегося у него имущества других лиц, что в большей степени актуально для материальных объектов. Доверительный управляющий обязан вести самостоятельный учет, связанный с управлением исключительными правами. В соответствии с п. 1 ст. 1018 ГК РФ для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный счет. Все доходы, полученные от доверительного управления исключительными правами, должны зачисляться на этот счет. С него же осуществляются все расходы по доверительному управлению.
Возможность распоряжения исключительными правами доверительного управляющего должна быть предусмотрена в договоре. По прекращении договора доверительного управления исключительными правами управляющий обязан передать учредителю (выгодоприобретателю) денежные средства, полученные в результате доверительного управления. При этом он имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором.
Учредитель доверительного управления исключительными правами, а также выгодоприобретатель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность управляющего, если это специально не оговорено в соглашении. В случае выявления нарушений условий договора учредитель вправе требовать от доверительного управляющего устранения этих нарушений и их последствий в разумные сроки.

Безымянная страница

Rambler's Top100
На правах рекламы:
Copyright 2007 - 2017 гг. Комментарии.ORG. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!