§ 2.5. Дела о признании недействительными
патентов и свидетельств
Решение о недействительности патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара является следствием нарушений. Нарушения, которые могут повлечь признание недействительными патентов и свидетельств, прямо поименованы в ГК РФ.
Так, согласно п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент может быть признан недействительным (полностью или частично) в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК РФ, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231.1 ГК РФ;
2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 ГК РФ), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (п. 3 ст. 1378 ГК РФ);
4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ;
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.
При этом в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ действительность патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, упомянутая в подп. 1 - 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, предполагает оспаривание ее в Роспатенте, а подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ требует использования судебного порядка оспаривания. Указанное привело к тому, что в перечне дел, подсудных СИП, в абз. 4 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, абз. 4 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ в качестве самостоятельного указывается дело об установлении патентообладателя.
Между тем такой подход в корне неверен, поскольку признание судом только того обстоятельства, что в качестве патентообладателя в патенте указано лицо, не являющееся таковым (без иных правовых последствий), приводит к "состоянию правовой неопределенности". В этой ситуации суду нельзя самоустраняться, сохраняя ситуацию дамоклова меча, а надлежит определить дальнейшую судьбу выданного патента.
Таким образом, установление лица, которое должно было быть указано в качестве патентообладателя, не может являться самостоятельной целью судебного производства - это промежуточная задача, на основании которой достигается конечная цель - разрешается вопрос о действительности выданного патента. Анализ судебной практики подтверждает правильность изложенной позиции: так, первоначально предъявив только требование об установлении патентообладателя, заявитель впоследствии уточнил его в порядке ст. 49 АПК РФ, потребовав признания патента недействительным в части указания патентообладателя и заявителя - патентообладателем по спорному изобретению <1>.
--------------------------------
<1> Решение СИП от 28.01.2014 по делу N СИП-20/2013.
Согласно п. 7 ст. 1398 ГК РФ признание патента недействительным влечет отмену решения Роспатента о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем реестре.
В соответствии с п. 1 ст. 1441 ГК РФ патент на селекционное достижение может быть признан недействительным, если будет установлено, что:
1) патент выдан на основании неподтвердившихся данных об однородности и стабильности селекционного достижения, представленных заявителем;
2) на дату выдачи патента селекционное достижение не соответствовало критерию новизны или отличимости;
3) лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для получения патента.
При этом в силу п. 4 ст. 1441 ГК РФ признание патента на селекционное достижение недействительным означает отмену решения Минсельхоза России о выдаче патента и аннулирование соответствующей записи в государственном реестре.
Предоставление правовой охраны товарному знаку, которое осуществляется посредством выдачи свидетельства (п. 1 ст. 1504 ГК РФ), может быть признано недействительным (полностью или частично) в случаях, поименованных в п. п. 2 - 4 ст. 1512 ГК РФ. При этом в п. 1 ст. 1512 ГК РФ специально указывается: оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак.
Аналогичное правовое регулирование установлено и для наименований места происхождения товара. Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть признано недействительным по основаниям, указанным в п. 2 ст. 1535 ГК РФ. При этом признание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара недействительным влечет отмену решения о его государственной регистрации и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.
Регистрация в соответствующем реестре является актом признания и предоставления государством правовой охраны объекта промышленной собственности, подтверждением чего становится выдача соответственно патента или свидетельства. Таким образом, судебное решение о признании недействительности патента (на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение) или свидетельства (на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара) влечет за собой аннулирование записи в соответствующем реестре, т.е. прекращение правовой охраны соответствующих объектов промышленной собственности. Вследствие сказанного данная категория дел правомерно отнесена к компетенции СИП. В законе эта категория дел обозначена (не совсем точно) как дела "о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование..." (абз. 5 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ, см. также: абз. 5 подп. 2 п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах).
Следует подчеркнуть, что данные дела представляют собой самостоятельную категорию дел, отличных от тех, в рамках которых оспариваются решения Роспатента и иных уполномоченных органов. Предполагается, что дела по оспариванию решений могут иметь место в ситуации, когда вопрос выдачи патента или свидетельства еще решается; о недействительности патента или свидетельства речь может идти только после их выдачи. Таким образом, нельзя исключить ситуации, когда судебный процесс о недействительности выданного патента или свидетельства может начаться сразу по окончании судебного разбирательства по делу, в рамках которого оспаривалось решение эксперта и выдача патента на основании этого экспертного решения <1>. Нередко вопрос о недействительности патента подлежит рассмотрению и в ситуации, когда патентообладатель заявляет о нарушении его исключительных прав, а ответчик приводит доводы о недействительности патента <2>.
--------------------------------
<1> В связи со сказанным неудивительно, что требование о признании недействительным патента опирается на те же доводы, что и при оспаривании решений уполномоченного органа. Так, в одном из дел о признании патента недействительным заявитель "пояснил, что фактически оспаривает законность решения Роспатента от 21.11.2013, которым заявителю было отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента" (решение СИП от 10.12.2015 по делу N СИП-480/2015).
<2> А.В. Залесов подчеркивает, что в подобных случаях необходимо единое понимание сути изобретения (см.: Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. N 1. С. 26 - 34 (http://ipcmagazme.ru/patent-law/the-ratio-of-disputes-concerning-patent-infringement-and-the-patentability-of-the-invention-in-russia-and-abroad)). Это требует изучения не только правовых, но и технических аспектов при рассмотрении дел о защите промышленной собственности.
С учетом изложенного следует указать, что к подсудности СИП должны быть отнесены дела, которые соответствуют следующим требованиям:
1) предметом оспаривания выступают подтверждающие предоставление правовой охраны патенты (на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение) и свидетельства (на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара).
В связи со сказанным серьезной критики заслуживает отнесение этих дел к числу гражданско-правовых и рассмотрение как частноправовых споров между равными субъектами. Оспаривание (аннулирование) патентов и свидетельств - это дела, возникающие из публичных отношений, в рамках которых рассматривается вопрос нарушений или ошибок, допущенных уполномоченным органом (Роспатентом, Минсельхозом России или иным), при вынесении решения о регистрации соответствующего результата интеллектуальной деятельности или маркетингового обозначения в качестве объекта интеллектуальных прав. Следовательно, адресовано это требование (как и подробно рассмотренное выше требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования) должно быть именно уполномоченному органу, к юрисдикции которого отнесено решение вопросов предоставления и прекращения правовой охраны объектов промышленной собственности. Между тем Роспатент по такого рода делам выработал принципиально иную позицию, в частности, подчеркивая, что он "является надлежащим ответчиком по предъявленному исковому заявлению, поскольку в силу законодательства Российской Федерации у него отсутствует право на осуществление проверки правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение лиц, на имя которых испрашивается патент" <1>;
--------------------------------
<1> Решение СИП от 25.12.2015 по делу N СИП-536/2015.
2) оспариваемая правовая охрана должна быть предоставлена, т.е. оспариваются патенты и свидетельства, реально выданные федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по селекционным достижениям;
3) субъектом оспаривания по таким делам может быть любое заинтересованное лицо. Как и предыдущие категории дел, рассматриваемая категория дел подлежит рассмотрению в СИП вне зависимости от субъектного состава спорного правоотношения, что прямо вытекает из п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ. Следовательно, соответствующие требования в СИП могут предъявлять не только юридические лица или индивидуальные предприниматели, но и иные организации и граждане, полагающие свои права нарушенными;
4) оспариваемое решение должно затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Данное правило вытекает из смысла ч. 1 ст. 29 АПК РФ, в котором прямо указывается на то, что арбитражные суды (в том числе СИП как специализированный арбитражный суд) рассматривают дела, возникающие из административных и иных публичных отношений, только при условии наличия их связи с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности.
