Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права
Комментарий к статье 1234
1. Исключительное право на результат творческой деятельности или средство индивидуализации, будучи по своей правовой природе имущественным правом, может быть отчуждено автором или обладателем исключительного права другим лицам с помощью специального договора, о котором идет речь в комментируемой статье и который получил название "договор об отчуждении исключительного права".
В п. 1 комментируемой статьи дано определение договора об отчуждении исключительного права. Из этого определения следует, что данный договор может рассматриваться и как реальный, и как консенсуальный. Однако следует учитывать, что в данном случае предметом договора является не вещь, а исключительное право. Поэтому если рассматривать исключительное право как разновидность имущества, которое шире понятия вещи, то правила п. 2 ст. 433 ГК РФ, согласно которому, если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества, будут распространяться и на договор об отчуждении исключительного права.
В нем ничего не сказано о возмездности данного договора. Следовательно, он может конструироваться и как возмездный, и как безвозмездный.
Предметом данного договора является исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, которое должно передаваться правообладателем в полном объеме другой стороне (приобретателю).
Сторонами данного договора могут быть любые субъекты гражданского права.
В п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"Договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (статьи 168, 180 ГК РФ).
Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность (пункт 2 статьи 162, пункт 2 статьи 168, пункт 2 статьи 1234, пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).
В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а также переход исключительного права без договора подлежат государственной регистрации.
Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу п. 6 ст. 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.
Заинтересованная сторона договора вправе без участия другой стороны обратиться с заявлением о государственной регистрации (пункт 3 статьи 1232 ГК РФ).
Согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, переход исключительного права по которому не подлежит государственной регистрации.
Если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права. Предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 ст. 433 ГК РФ)".
Помимо общего определения указанного договора в ч. 4 ГК РФ есть определения договоров применительно к отчуждению исключительного права на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: произведение науки, литературы и искусства (ст. 1285 ГК РФ), объект смежных прав (ст. 1307 ГК РФ), изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365 ГК РФ), селекционное достижение (ст. 1426 ГК РФ), топологию интегральной микросхемы (ст. 1458 ГК РФ), секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК РФ), товарный знак (п. 1 ст. 1488 ГК РФ).
2. Договор об отчуждении исключительного права в соответствии с п. 2 комментируемой статьи заключается в письменной форме. Последствием несоблюдения письменной формы будет недействительность договора.
Переход исключительного права по этому договору подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ (в нем говорится о случаях, когда сам отчуждаемый результат подлежит государственной регистрации). Речь, в частности, идет о таких объектах интеллектуальной собственности, как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, наименования места происхождения товара, географические указания, селекционные достижения.
Все вышеуказанные объекты, кроме селекционных достижений, должны регистрироваться в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Что касается селекционных достижений, то они регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям, в качестве которого выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 (ред. от 17.04.2020).
Указанные Правила устанавливают порядок государственной регистрации:
а) отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору, а также залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы по договору и предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по договору;
б) перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных без договора, в том числе при реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.
Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 N 384. Государственной регистрации подлежат следующие договоры о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение:
договор об отчуждении исключительного права на селекционное достижение (далее - договор об отчуждении патента);
договор о залоге исключительного права на селекционное достижение;
договор о предоставлении права использования селекционного достижения.
Согласно п. 3 указанных Правил государственная регистрация договоров, изменений и перехода исключительного права осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. Если такое требование не соблюдено, переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
3. Согласно п. 3 комментируемой статьи по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, действует презумпция возмездности этого договора и поколебать эту презумпцию может лишь прямое указание в договоре на то, что договор является безвозмездным.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, в данном случае не применяются. Это обусловлено тем, что п. 3 указанной статьи устанавливает правило о порядке определения цены по возмездному договору, если это условие отсутствует в договоре и не может быть определено из его условий. Законодателем предложено учитывать цену, обычно взимаемую при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги. Однако поскольку любой результат интеллектуальной деятельности является уникальным, то вывести "среднерыночный размер" вознаграждения за исключительное право на него невозможно, и поэтому указанная статья не применяется.
Согласно п. 3.1 комментируемой статьи, введенному Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ, не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями. Наличие подобного правила, скорее всего, вызвано тем, что совершение подобных сделок противоречило бы самой сущности коммерческих организаций, деятельность которых направлена на извлечение прибыли.
4. Согласно п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, переход исключительного права по которому не подлежит государственной регистрации. Если же переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (см. комментарий к п. 2 ст. 1232 ГК РФ), то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации перехода такого права.
При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (п. п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ).
Согласно указанной статье договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если же в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества.
В абз. 2 п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"С учетом положений пункта 4 статьи 1234 и статьи 1235 ГК РФ исключительное право на такой результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит, а право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляется в момент, определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права.
Если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации будут относиться к числу подлежащих государственной регистрации, после такой регистрации отчуждение исключительного права или предоставление права использования данного результата или средства по договору также подлежит государственной регистрации. При этом исключительное право на соответствующие результат или средство переходит от правообладателя к приобретателю, а право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации предоставляется в момент государственной регистрации распоряжения исключительным правом.
Предмет такого договора должен быть индивидуализирован таким образом, чтобы позволять определить конкретный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в отношении права на которые договор заключается, на момент отчуждения исключительного права на такой объект или предоставления права использования такого объекта в соответствии с данным договором".
5. В п. 5 комментируемой статьи говорится о последствиях существенного нарушения приобретателем своей обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждения за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. При этом сделана ссылка на пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому в порядке исключения основанием расторжения договора может быть решение суда. Главным основанием расторжения договора в таких случаях служит существенное нарушение договора другой стороной. Критерий такого нарушения предусмотрен в п. 2 указанной статьи, согласно которой существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
В данном случае применяется особый способ защиты нарушенных прав правообладателя, который заключается в том, что прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков (см. ст. 15 ГК РФ), если исключительное право перешло к его приобретателю.
Если же исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. При этом договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" "специальный способ защиты прав прежнего правообладателя при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 5 статьи 1234 ГК РФ) не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (статья 12 ГК РФ)".
