Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1361
1. Право преждепользования, о котором идет речь в комментируемой статье, состоит в том, что лицо имеет право в дальнейшем безвозмездно использовать запатентованное другим лицом решение, если оно до даты приоритета добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, или сделало необходимые для этого приготовления. Об эквивалентных признаках см. комментарий к п. 3 ст. 1358 ГК РФ.
По сути, речь идет о параллельном творчестве, которое подразумевает создание тождественных или эквивалентных технических решений не обязательно в один и тот же промежуток времени. Такие решения могут создаваться и в разные периоды времени в том случае, если техническое решение, созданное ранее, не было обнародовано и у лица, создавшего аналогичное или тождественное техническое решение позднее, отсутствовали сведения о достигнутых ранее иным лицом технических результатах в соответствующей области. Таким образом, гражданское законодательство не исключает возможности разработки тождественного технического решения несколькими лицами независимо друг от друга.
Между тем вывод о создании тождественного технического решения в результате независимо проведенной работы должен быть основан на результатах оценки доказательств, в том числе подтверждающих, что указанные лица действительно осуществляли соответствующую творческую деятельность, результатом которой явилось спорное техническое решение (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу N СИП-250/2017).
Под добросовестным использованием понимается такое использование, при котором тождественное решение было создано самостоятельно, а не разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Исходя из положения п. 1 ст. 1361 ГК РФ, гражданское законодательство не исключает возможность разработки тождественного технического решения несколькими лицами независимо друг от друга.
В литературе указывалось, что формулировка п. 1 ст. 1361 ГК в новой редакции юридически неточна, поскольку приводит к выводу о том, что у преждепользователя нет права на дальнейшее безвозмездное использование решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками, поскольку безвозмездно можно использовать только тождественное решение <52>. С этим вполне можно согласиться.
--------------------------------
<52> Городов О.А. Право преждепользования и право послепользования: новый взгляд на старые проблемы // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. N 6. С. 8.
В п. 128 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено следующее.
"В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.
Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.
Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения".
А в п. 127 вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ указано следующее.
"Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.
Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.
Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.
Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу.
Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца".
2. В п. 2 комментируемой статьи установлен общий принцип, согласно которому право преждепользования может быть передано другому лицу (физическому или юридическому) только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Другими словами, это право не может быть объектом самостоятельных сделок (лицензий или отчуждения).
При этом в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) было отмечено, что "право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования".
